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気が付いたら1ヶ月以上ご無沙汰していたのですが、ベストライセンス社関連で動きがあったのでメモっておきます。

2017年6月21日、特許庁は「出願手数料の支払いのない商標登録出願」に対して一部運用を変更することを発表しました。詳細は以下のURLを参照ください。

最近、一部の出願人から、出願手数料の支払いのない商標登録出願(以下「手続上の瑕疵のある出願」といいます。)が大量に行われています。

このような手続上の瑕疵のある出願については、出願の日から概ね4か月から6か月で出願を却下しています。

特許庁では、従来から、手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願について、当該後願となる商標登録出願に手続上の瑕疵がないことが確認できれば、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるのを待つことなく、実体審査を開始する運用を行ってきています。

その実体審査においては、先願となる手続上の瑕疵のある出願が却下されるまでの間に、いったん拒絶理由を通知する場合がありますが、審査官が当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行います(他の拒絶理由等がない場合に限る)※1。

また、今後、上記の拒絶理由を通知する場合においては、拒絶理由となる先願が手続上の瑕疵のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う旨を、拒絶理由通知に明示的に記載するよう、運用を変更します。

したがいまして、商標登録出願を行おうとする際に、先に手続上の瑕疵のある出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録出願について、先願となる商標登録出願が却下されるのを待つ必要はありません。

出典:手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)

「出願手数料の支払いのない商標登録出願」を大量に行っている人物は一人しか知られていませんので、彼に対して具体的な対策を打ってきたという理解でよろしいかと思います。

内容的にはそれほど大きな変更ではなく、拒絶理由通知を発送する際に先願が手続上の瑕疵のある出願である場合には、その先願が却下されたら登録査定を行う旨を記載する、というだけです。

弁理士が代理人になっていれば事前に調査した上で彼の先願があることを承知して出願に踏み切るでしょうし、彼の活動を認識していない人もほぼいないでしょうから改めて通知されるようになってもメリットはないように思います。一方、商標登録出願は本人出願も多いですから、そのような場合には拒絶理由通知を受け取ってよくわからないままに権利化を断念してしまう場合もあり得そうですから、これを避けることで一定のメリットはありそうです。

ちょっと疑問なのは、これを受け取った出願人はどう応答したらよいのか、ということです。通常、商標の拒絶理由通知の応答期間は40日ですから、応答期間内に先願が却下されるとは限りません。先願が予定通り却下されれば応答してようがしてなかろうが登録査定になるような気はするのですが、万が一先願で手続上の瑕疵が治癒して登録査定に至った場合、再度拒絶理由を打ってもらえるのでしょうか。「もし先願の手続上の瑕疵が治癒したのであれば再度拒絶理由を出して下さい」といった旨の意見書くらいは出しておいた方が無難な感じはします。

あとベストライセンス社は出願却下になる前に同じ商標を指定商品を変えて分割出願するケースが多いことが知られています。この場合、分割の要件を満たしていれば先願扱いになりますから、同じことを繰り返して結局後願の登録まで非常に時間がかかるという問題は解決しないような気もします。

私はこの問題については従前から根本的な解決は困難と考えていますが、今回の特許庁の対策を見ても対症療法的なものであり、彼が飽きるまで受け流すしかないのではないかという印象を強くしました。

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