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特許法39条には、同一の発明が出願された場合、最先の出願人のみが特許を受けられることが規定されています。同日に同一の発明が出願された場合には出願人同士が協議をして決めた一方のみが特許を受けられ、協議が成立しなければいずれも特許を受けられないようになっています。

第三十九条  同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2  同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

特許法39条は、日本の特許制度が先願主義を取っていることの根拠とされる重要な条文です。しかしながら、実務上はあまりお目に掛かることはありません。

同一とは請求項に記載した発明特定事項がすべて一致する場合であり、技術的に同じものを複数の発明者が完成していたとしても、請求項の内容までが同一になることはよほどの偶然がなければあり得ないからです。あるとすれば(というか私が実際に見たのは)、同じ出願人が一つの技術について異なる視点から複数の特許出願をしていて、請求項の内容が実質的に同一と判断されてしまった場合です。

実務的には、同日出願に該当すると、協議指令というものが特許庁長官名で発送されます。指令書には「あなたの出願はこの出願と同一なので協議して結果を届けなさい」といったことが書かれています。

6  特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
7  特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

ところが指令書に応答する手続について調べてみてもはっきりしたことがわかりません。どうやら「協議の結果届」という書面が存在するようなのですが、特許法施行規則などを見ても記載されていません。意匠や商標については書式が出てくるのですが、オンラインでは提出できない(つまり郵送で紙を提出する)など面倒くさそうなことが書いてあります。

ということで特許庁に問い合わせてみた結果、以下の回答が得られました。

  • 特許庁としては協議の結果届の書式は定めていない
  • 拒絶理由通知書が同時に発送されている場合、意見書の中で協議の結果について述べる
  • 協議指令書のみが発送されている場合、上申書で協議の結果について届ける

要するに、意見書もしくは上申書の中で協議の結果について触れておけば、協議の結果届という書面を別途提出する必要はなく、それでOKということです。

実際問題として、本当に同一で一方のみを権利化することにしても、協議結果を届けるだけでは意味がなくて、権利化を断念する出願を取り下げる手続きが別途必要になります。また、一方を補正するなどにより同一発明ではないようにする場合も、別途補正書と意見書の提出が必要です。逆に言うと、取り下げや補正などで同日出願の状態を解消していれば、特許庁の方で協議不調の扱いにされても拒絶されることはありません。要するに、協議指令に対して応答しても応答しなくても結果は変わらない、ということです。

特許は排他的な権利を与える強力な制度ですから、法令に従って厳密に手続きを進める必要性は理解しますが、形骸化した手続きは適宜取捨選択して利便性の向上に取り組んでいただきたいものです。

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